Un avocat en droit des marques à Paris n'intervient pas seulement en cas de litige : recherche d'antériorité, dépôt, opposition, contentieux… Voici à quels moments le consulter et, surtout, les critères objectifs pour bien le choisir.

« Spécialiste » : un titre réglementé, pas un argument marketing

Le titre d'avocat spécialiste est réglementé. Il suppose un certificat de spécialisation délivré par le Conseil national des barreaux, qui ne peut être obtenu qu'après au moins quatre années de pratique dans la matière. Seuls les avocats titulaires de ce certificat peuvent se présenter comme « spécialistes » ou « spécialisés ».

Notons qu'il n'existe pas de certificat de spécialisation « en droit des marques » : le droit des marques est une branche de la spécialisation en propriété intellectuelle, qui couvre également les dessins et modèles, les brevets et le droit d'auteur. Lorsque vous cherchez un avocat pour votre marque, le premier critère vérifiable est donc le certificat de spécialisation en propriété intellectuelle — il doit figurer sur la fiche de l'avocat dans l'annuaire officiel de la profession.

Avant le dépôt : le moment le plus utile pour consulter

C'est paradoxal, mais le meilleur moment pour consulter un avocat en droit des marques est celui où il n'y a encore aucun litige. Avant un dépôt, l'avocat vérifie trois choses que l'on ne peut plus corriger après coup.

D'abord, le caractère distinctif du signe : une marque qui décrit le produit ou le service sera refusée par l'INPI, et la taxe de dépôt ne sera pas remboursée. Ensuite, la disponibilité du signe : la recherche d'antériorité permet d'obtenir un panorama des marques existantes et d'éviter de bâtir une activité sur un nom qu'un tiers pourra faire cesser d'utiliser, avec des dommages et intérêts à la clé. Enfin, la rédaction de la liste des produits et services : il arrive que des marques soient déposées pour des produits et services qui ne correspondent pas à l'activité réelle du déposant — le dépôt existe, mais il ne protège rien : il est fragile.

Et à chaque étape de la vie de la marque

L'avocat en droit des marques intervient ensuite tout au long de la vie du titre : pour répondre aux notifications d'irrégularité de l'INPI ou de l'EUIPO, pour faire opposition contre un dépôt gênant (le délai n'est que de deux mois à l'INPI), pour rédiger une réponse à une opposition visant votre propre dépôt, pour assurer une surveillance de marque afin d'être averti des dépôts similaires de tiers, pour les renouvellements, pour rédiger des lettres de mise en demeure, pour la négociation d'accords de coexistence et, si nécessaire, pour intenter un procès en contrefaçon.

Pourquoi Paris ?

Une grande partie du contentieux français des marques se concentre à Paris. Le tribunal judiciaire de Paris est notamment seul compétent en France pour les litiges relatifs aux marques de l'Union européenne. Précisons toutefois que, devant l'INPI comme devant l'EUIPO, la localisation n'a aucune importance : les procédures sont écrites et dématérialisées, et un avocat parisien représente ses clients où qu'ils se trouvent — les consultations à distance, par vidéo ou par téléphone, s'y prêtent parfaitement.

Comment le choisir : trois critères objectifs

Le premier critère est la spécialisation vérifiable : le certificat de spécialisation en propriété intellectuelle, évoqué plus haut. Le deuxième est la pratique effective de la matière : demandez à l'avocat quels types de dossiers il traite — dépôts, oppositions devant l'INPI et l'EUIPO, contentieux — et à quelle fréquence. Le troisième est la transparence des honoraires : un avocat qui pratique régulièrement le droit des marques est en mesure d'annoncer des forfaits pour les prestations courantes et un devis pour le reste.

On recommandera également d'être attentif au périmètre exact des compétences affichées : « avocat en propriété intellectuelle » peut recouvrir des pratiques très différentes, du droit d'auteur au droit des brevets. Pour une marque, c'est bien la pratique du droit des marques — INPI, EUIPO, tribunal judiciaire — qui compte. De manière générale, le proverbe « qui trop embrasse mal étreint » s'applique. On ne peut être spécialiste dans tous les domaines en même temps.

Ce que l'avocat offre et que les autres intermédiaires n'offrent pas

Consulter un avocat, c'est enfin bénéficier de garanties que ne présente aucun prestataire en ligne : le secret professionnel, qui protège tout ce que vous confiez à votre avocat ; l'indépendance ; une déontologie contrôlée par l'Ordre ; une assurance de responsabilité professionnelle obligatoire. En matière de marques, où une erreur de stratégie se paie des années plus tard, ces garanties ne sont pas un luxe.

Pour me poser directement votre question, vous pouvez prendre rendez-vous — en cabinet, par vidéo ou par téléphone — via ma fiche sur l'annuaire avocat.fr, ou consulter mon parcours d'avocat spécialiste en marque à Paris.

Une marque se choisit en quelques semaines et se défend pendant des décennies : le bon moment pour consulter un avocat, c'est avant de choisir. Le dépôt doit être fait dès que possible car le délai pour obtenir un enregistrement à l'INPI est de cinq mois environ si tout se passe bien.

Par Julien LACKER

Avocat Associé

GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI — tél. : 01 47 63 63 35

Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

Spécialiste en droit du numérique

Médiateur diplômé

Chercheur associé au CERDI (Centre d'Études et de Recherche en Droit de l'Immatériel)