1. Législation

    L'article L716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

    "Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi".

  2. Conditions de la forclusion par tolérance

    La forclusion par tolérance se matérialise lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    - La marque postérieure est enregistrée.

    - Le titulaire de la marque postérieure était de bonne foi au moment de son dépôt.

    - La marque postérieure est effectivement exploitée dans l'État membre où elle est enregistrée.

    - Le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l'usage de la marque postérieure et l'a toléré pendant une période consécutive de cinq ans.

  3. La forclusion par tolérance comme moyen de défense

    Il incombe au défendeur de prouver que le demandeur avait connaissance de l'exploitation de la marque contestée.

  4. Preuve de la connaissance de l’usage de la marque postérieure

    4.1. Appréciation par le juge français :

    Pour établir la forclusion, les tribunaux se basent sur un ensemble d'indices laissant présumer que le titulaire de la marque antérieure ne pouvait ignorer l'existence de la marque postérieure.

    A titre d’exemples :

    ·         Des annonces publicitaires régulières et nombreuses dans différents pays de l'Union européenne, des promotions dans les mêmes publications, et la participation à des salons professionnels internationaux communs peuvent être des preuves suffisantes (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-18.540, Inédit).

    ·         Sur un marché de niche, il est généralement admis qu'un titulaire de marque ne peut ignorer un concurrent direct utilisant des techniques similaires de vente et de publicité en France, ainsi que des efforts conséquents de communication pour la promotion et la commercialisation d'un produit identique (Paris, pôle 5, ch. 1, 13 avr. 2022, n° 21/12002).

    ·         La preuve peut également résulter d'une connaissance générale dans le secteur économique concerné, déduite notamment de la durée de l'utilisation (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, F-B).

    4.2. Appréciation par le juge européen :

    Cette appréciation diffère de celle du Tribunal de l’Union Européenne, où le titulaire de la marque postérieure doit démontrer une connaissance réelle et effective de l'usage de sa marque par le titulaire de la marque antérieure.

  5. Point de départ de la forclusion

    Le délai de forclusion commence à courir à partir de la connaissance de l'exploitation de la marque postérieure.

    Ainsi, le point de départ de ce délai ne peut être antérieur à la date d'enregistrement de la marque litigieuse (Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2e ch. 14 janvier 2022).

 

Maître Levy Eliacheff

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