L’opposition permet en principe d'empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, si le titulaire de droits antérieurs démontre que la demande d’enregistrement porte effectivement atteinte à ses droits.

Les titulaires de droits antérieurs, disposent de la faculté de former opposition à l'enregistrement de la marque dans un délai de deux (2) mois à compter de sa publication.

Peut notamment former opposition à l'enregistrement d'une marque :

§  Le titulaire d'une marque antérieure, qu'il s'agisse d'une marque française, d'une marque de l'Union européenne, d'une marque internationale visant la France ou l'Union européenne ou encore d'une marque non déposée mais notoire ;

§  Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;

§  Le titulaire d'un nom de domaine ;

§  Toute personne agissant sur le fondement de l’ensemble ou du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ;

§  Toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d'une l'indication géographique et, notamment, d'en assurer la gestion ou la défense ;

§  Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;

§  Toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne (ou ses services) exerce son activité.

L'opposition peut être totale (elle vise tous les produits et/ou services désignés par la marque) ou partielle (elle ne vise que certains produits et/ou services).

En cas d’opposition, l'INPI va notifier l'opposition au déposant (ou à son mandataire) qui dispose alors d'un délai de deux (2) mois pour déposer des arguments en réponse et contester l’opposition.

Quels sont les arguments à faire valoir pour contester l’opposition ?

1. Contester l’usage de la marque sur laquelle est fondée l’opposition

Dans ses premières observations, le déposant peut requérir de l'opposant qu'il prouve l'usage de sa marque lorsque celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq (5) années à la date du dépôt de la marque à l'encontre de laquelle il est fait opposition.

Dans une telle hypothèse, il appartient à l'opposant de produire et de verser des pièces démontrant un usage de sa marque pour chacun des produits et/ou services servant de base à l'opposition.

Si l'usage n'est démontré qu'au regard de certains produits ou services invoqués à l'appui de l'opposition, la marque antérieure n'est réputée enregistrée, pour l'examen de l'opposition, que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou des justes motifs de non-usage établis.

Par ailleurs, encore faut-il que cet usage s’effectue sur le territoire pertinent.

Exemple : Lorsque la marque antérieure est une marque française ou une marque internationale désignant la France, l’INPI doit pouvoir s’assurer qu’elle fait l’objet d’un usage sur le territoire français.

En l'absence d'usage de la marque antérieure ou à défaut pour l'opposant de justifier d'un juste motif de non-usage, l'opposition pourra être rejetée.

2. Contester le risque de confusion entre la marque et le droit antérieur

La décision rendue par l’INPI sera motivée sur l’existence, ou non, d’un risque de confusion entre le droit antérieur invoqué et la demande d’enregistrement contestée.

Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise, ou le cas échéant d’entreprises liées économiquement.

L’analyse de ce risque résulte notamment de la prise en compte des éléments suivants :

§  Degré de similitude entre les produits et services ,

§  Degré de similitude entre les signes.

2.1. S’agissant de la similitude entre les produits et services :

Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.

Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire qui suppose l’existence d’un lien étroit et obligatoire entre les produits et services.

Un simple rapprochement est insuffisant à caractériser une complémentarité entre les produits.

À titre d’illustration, un simple rapprochement est insuffisant à caractériser une complémentarité entre des produits. La jurisprudence majoritaire refuse de reconnaître une complémentarité entre les matières brutes et les produits finis, quand bien même les premières entrent dans la composition des seconds.

2.2. S’agissant de la similitude entre les signes :

Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondés sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant particulièrement compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Ainsi, même si les signes présentent certaines similitudes, il est toujours possible de se baser sur les différences et les divergences phonétiques, visuelles ou conceptuelles relatives aux éléments dominants et distinctifs des marques en cause pour contester le risque de confusion entre les signes.

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L’introduction d’une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque ne présage pas de son bien-fondé ni du rejet de la demande d’enregistrement par l’office.

En tout état de cause, il est toujours envisageable de rechercher une issue amiable en bonne intelligence, de modifier ou restreindre le libellé litigieux et/ou et à conclure un potentiel accord de coexistence entre les marques en conflit.

Etienne Bucher
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