La distinction par le biais de l’apposition d’une marque sur un médicament est un moyen pour les fabricants pour se démarquer de la concurrence. La marque joue ainsi un rôle déterminant dans la performance commerciale du produit. Comme le rappelle l’arrêt di 31 octobre 1974 de la CJCE, la marque pharmaceutique vise à garantir au consommateur ou à son utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en le distinguant des autres produits.

  • Objet de la marque

L’une des premières préoccupations des entreprises dans le processus de création d’une marque est de définir le territoire sur lequel cette dernière va être enregistrée et donc protégée. Le droit des marques a connu une importante réforme avec l’adoption du « Paquet Marques » qui est constitué par le règlement (UE) n°2015/2424 et la directive n°2015/2436 UE du 16 décembre 2015.

L’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) indique que :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »

On peut alors comprendre qu’il existe en soi plusieurs types de marques :

  • Les marques dites de fabrique qui désignent les produits ;
  • Les marques dites de commerce qui sont utilisées par les distributeurs pour commercialiser leurs produits ;
  • Les marques dites de service visant à distinguer les prestations de service réalisées par une entreprise

L’article R5121-2 du code de la santé publique indique que le médicament peut porter « soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune ».

Lorsque le fabricant décide de recourir à un nom fantaisie, il peut alors l’accompagner de la dénomination commune internationale qui désigne le principe actif du médicament et qui s’oppose à toute dénomination commerciale.

S’agissant du choix du nom lui-même, il est laissé à la libre appréciation du fabricant, ces derniers disposant d’un large éventail de choix et de possibilités.

Un autre élément d’identification du médicament est bien entendu sa forme galénique ou sa couleur. La protection du médicament peut donc aussi faire l’objet d’une protection au titre de son dessin.

Les signes figuratifs énoncés par le CPI sont donc les dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

  • Le régime juridique de la marque

Pour être reconnue et acceptée, la dénomination ou le signe de la marque doit répondre à un certain nombre de conditions. Cette marque doit faire l’objet d’une procédure d’enregistrement auprès de l’office compétent pour offrir la protection désirée à son propriétaire.

Les marques font aussi l’objet d’un contrôle administratif de la part de l’ANSM ou de l’EMA. A ce titre, le CPI indique que « le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. »

Le CPI précise aussi quelles doit remplir un signe de marque pour être légal. L’article L.711-3 du CPI dispose que :

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

Un examen attentif de la jurisprudence est alors nécessaire afin de répondre à toutes les conditions qui ont été fixées de manière prétorienne pour répondre à ces contraintes.

Quoiqu’il en soit, l’article L.712-1 du CPI indique que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. Cette protection est d’une durée de dix ans, renouvelable sans condition, à compter de la date de dépôt de la demande. Bien entendu, la protection dépendra aussi des spécialités déterminées par le propriétaire lors de l’enregistrement de la marque, ainsi que des territoires sur lesquels il entend protéger sa marque.

En contrepartie de cette protection, le propriétaire devra verser des redevances auprès de l’office compétent. L’article L.714-5 du CPI indique aussi qu’il est possible de déchoir le propriétaire de la marque :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visés au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévus au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. »

La jurisprudence s’est parfaitement adaptée sur ce point aux contraintes induites par la durée d’obtention de l’AMM. Cette dernière constitue donc un motif légitime de défaut d’exploitation de la marque déposée.

Le Cabinet MOGENIER intervient dans tous les domaines du droit pharmaceutique et du médicament.